今智司 他社や第三者が特許権を取得し、その特許権の対象である発明が自社事業の障害になるのではないか？という状態が発生することがあります。
その場合、まずは慌てず騒がず冷静に、本当に障害になるのか？障害になるのであればどうするのか？を考えることが重要です。
法務部や知的財産部がある企業等であれば慌てることはないと思いますが、そういった部署のないベンチャーや中小企業等では慌ててしまうかもしれません（時には、ついつい感情論に走ってしまうこともあるかもしれません）。
しかし、ビジネスを続けるとか、今後、市場を成長させる、自社事業を発展させるというような長い目で見ると、世の中が法律に基づいて動いている以上、法的に適切に検討して対処することが重要になってきます。
まずはどのような特許なのかを把握する
他社や第三者が特許権を取得し、特許権を取得したことをプレスリリースすることがあります。そのプレスリリースのみをパッと見て、「これ、うちがやっていることと似ている！」とか「昔から普通にやっていたことと似ている！」という印象を持って慌てるかもしれませんが、まずは落ち着きましょう。
最初に特許権者が誰であり、(特許になったばかりの場合、有効に存続していることが通常ですが）その特許権が有効に存続しているか否かを確認し、特許権の対象である発明（特許発明）を適切に把握して理解する必要があります。
特許になった場合、「特許公報」が発行されます。
この「特許公報」の「特許請求の範囲」に記載された文章が、特許発明の権利範囲を確定する内容になっています。そのため、この「特許請求の範囲」によってどのような発明が特許になったのかを確認することがまず必要になります。
「特許請求の範囲」は発明という技術的アイデアを文章で法律要件に適合するように厳密に記載しているので、慣れないうちは「全然分からない！」ということもよくあります。
しかし、「特許請求の範囲」は特許権という排他独占権の権利範囲を規定する、いわば法律文書です。そのため、「こんな感じの発明だろう」というレベルで特許発明を把握するのではなく、厳密に法的に判断する必要があります。場合によっては外部の弁理士や弁護士に判断を依頼することもあります。
そのようにして「特許請求の範囲」を適切に把握したとしましょう。
そして、「特許請求の範囲」に記載の内容と自社の製品・サービスが「同一」であれば、原則として特許権侵害が成立し得ます。
一方、「相違点」があれば特許権侵害にならない場合もありますし、なる場合もあります（この辺りの判断は法的に、そして個別具体的に判断する必要があるので、権利侵害のおそれがあるか否かは専門家に相談することが無難です。）。
では、特許権侵害が成立しそうな場合、どうしたらよいでしょうか？
基本的には、特許をつぶす、侵害を回避する、のいずれかを検討することになります。
特許をつぶす方策
いったん成立した特許であっても、所定の要件を満たせば取消したり無効にしたりする（特許をつぶす）ことができます。
例えば、
・特許出願「前」に、特許発明と同一の技術が公知になっていた「客観的な証拠」がある（新規性がない場合）
・特許出願「前」に公知になっていた複数の「客観的な証拠」に記載された技術を組み合わせれば、特許発明を容易に構成できる（進歩性がない場合）、
というような事情がある場合、その特許を取消したり無効にしたりすることができる場合があります（実際は他にも様々な理由を使うことができますが、今回は割愛します。）。
「特許権を消滅させる」方法としては、特許異議申立及び特許無効審判の2つの方法があります。
2つの方法の大きな違いは以下の通りです。
①特許異議申立
誰でも申立てできます。ただし、特許掲載公報発行の日から6か月以内に限ります。
②特許無効審判
利害関係人（例えば、特許権者から権利侵害であると訴えられた人など）のみ請求できます。特許成立後であればいつでも請求でき、特許権消滅後も請求できます。
特許を取消したり無効にすることができれば、特許権侵害は成立しないことになります。
但し、異議申立や無効審判を請求する場合、特に、新規性や進歩性がないことを理由とする場合、非常に重要なことがあります。
特許をつぶすには「客観的な証拠」が必要
特許発明について新規性や進歩性がないこと等が認められれば、特許を取消したり無効にすることができます。
例えば、成立した特許の権利範囲に自社技術が含まれているものの、自社がこの特許の出願前から特許発明に係る技術を使っていた場合、「新規性」がないため、特許には異議理由や無効理由が含まれているといえます（「先使用権」も成立し得ますが、今回は割愛します。）。
ただし、「新規性」がないことや「進歩性」がないこと等を主張するためには、「客観的な証拠」があることが前提となります。
つまり、特許出願前に「発明の内容が分かるように」公開していた事実や、実際に製造販売していたこと等について、パンフレットや業界誌あるいは論文等に掲載されていたなどの「客観的な証拠」が存在していれば、その証拠を用いて特許を取消したり無効にしたりすることができます。
一方、「パンフレット等に記載されているものはないが、このレベルの技術は当たり前の技術だ」とか「確かにネット等に記載されたものはないが、この業界の人間であれば、この程度のことは誰もが知っていた」というような場合、客観的な証拠があるとは言えないので、特許を取消したり無効にすることは難しくなります。
したがって、他社や第三者の特許権が自社事業の障害になるという場合において、異議理由や無効理由を支える「客観的な証拠」をそろえることができれば、その特許をつぶせる可能性が出てきます。
なお、「この程度の技術は特許にするまでもない」とか「この技術は誰もが使える技術にしておこう」というように考えたのであれば、その技術を考えた人は、その技術を公開日が分かるような形で世の中に公開しておく、ということがよい場合もあります。
では、特許をつぶせない場合はどうでしょう？
特許権侵害を回避するには？
他社や第三者の特許をつぶすことができる「客観的な証拠」がない場合、その特許の特許発明を使わないようにする、つまり、回避するための方策を検討する必要性が出てきます。
具体的には、
- 特許発明の構成の少なくとも一部を削除した内容で対応できないかを考える方法、
- 特許発明の構成の本質的な部分を異なる構成に変更して対応できないかを考える方法、
- これまでとは全く異なる新しいコンセプトに基づいて違う発明を考える方法、
のいずれかによって特許を回避することを考えることが多いと思います。
その他、
i）ライセンスを受ける。
ii）特許権を譲り受ける。
というような方法もありますし、実現可能性を度外視すれば、
iii）特許権者の会社を買収する。
という方法もあるにはあります。そして、最悪、事業撤退ということもあり得ます。
侵害回避をしなければならない状態になってしまうと、これまでの開発成果をそのままの形では使えなくなる可能性が出てくるので、知財担当者にとっては結構つらい日々が続くことになるかもしれません。
競合のウオッチングと先手のマネジメント
他社や第三者が自社事業に関連する特許権を取得した場合、上記のように結構な手間がかかる事態が発生することがあります。
そうなってしまうと、本来業務と並行して、ある意味、余計な業務が発生してしまいかねません。
そのため、事業を進める場合、その初期段階から知財に関する手当をし、かつ、事業の進行に合わせて知財に関する問題に対処できるよう、競合のウオッチングや知財において発生し得る様々な事態に対する対処法を予め検討し、対処可能な仕組みを作り、そして実践することがビジネスにおいては重要になってきます。
by 今 智司