今智司 １．「ほとんど新しいとは言えないので特許にならない」は本当か？
弊所コラム「アイデアの公開前に特許出願の要否の検討を」で発明の新規性について少し述べました。
ここで、発明に新規性があるか否かについては、客観的に判断する必要があります。
例えば、他社の特許出願の内容を見て、
「これまでやっていたことをシステム化しただけ」
「従来からある製品とほとんど同じ」
「パンフレットに書かれている商品と見た目が類似している」
ので『新規性があるとは言えないので特許になりませんよね？』という質問を受けることがあります。
その特許出願の出願日より前に、出願された発明と同一の発明が世の中に公開されていることが明らかであれば、確かに特許にはならないと言えます。
しかし、詳細にお話を聞くと、
「これまでやっていたことをシステム化しただけ」
→実は、システム化する際にこれまではやっていなかったステップも実施していた。
「従来からある製品ととほとんど同じ」
→「ほとんど同じ」ということは、相違するところがある。
「パンフレットに書かれている商品と見た目が類似している」
→見た目が同じでも、機能が全く異なっている。
ということが判明することがあります。
そうすると、新規性がないから特許にならない、と断言はできません。
２．新規性の判断の仕方
特許庁の特許実用新案審査基準の「第2章 第1節 2．新規性の判断」には、
「審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と、新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術(引用発明)とを対比した結果、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断する。相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断する。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断する。 」と記載されています。
つまり、新規性の有無を判断する場合、特許出願の請求項に係る発明と先行技術との間に「相違点があるか否か」が重要になり、「相違点があれば」新規性があるということになります。
特許庁の審査ではほとんどの場合、先行技術文献を先行技術として用います。そして、先行技術文献に記載されている発明（「刊行物に記載された発明」と言います）は、以下のような発明を言います。
「「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及び刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。審査官は、これらの事項から把握される発明を、刊行物に記載された発明として認定する。刊行物に記載されているに等しい事項とは、刊行物に記載されている事項から本願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が導き出せる事項をいう。 」（特許実用新案審査基準 第III部 第2章 第3節 新規性・進歩性の審査の進め方より引用）
従って、特許出願の請求項に係る発明と、刊行物に記載されている発明や刊行物に記載されているに等しい事項から把握される発明との間に相違点がなければ新規性はないと判断されますが、相違点があれば新規性があると判断されます。
３．新規性があったら特許になり得る
そうすると上記「１．」のような場合は相違点があることから新規性自体は存在し、特許にならないとはいえなくなります。もちろん、特許を取得するためには他にも進歩性等の様々なハードルを越えなければいけません。
しかし、新規性はそのハードルの一つであり、新規性があるということは他のハードルを越えると特許になるので、「これまであるものとほとんど同じ」とか「ちょっと変えただけだから大したことない」という理由だけで特許にならないと決めつけて油断することは避ける必要があります。
他社の特許出願を発見し、その特許出願の内容が自社事業にとって障害になりそうな場合、早急に対応手段を検討する必要があります。特許出願をしているということは、当該他社の事業が相当程度進んでいることも想定されるので、時間との戦いを強いられる場合もあります。放置しているといつの間にか他社の特許が成立し、自社事業を進めることができなくなる可能性もあります。
実際に「従来と少し違うだけのこの程度の技術が特許になる訳がない」として放置した結果、特許が成立し、自社事業の障害になってしまったケースも散見されます。
そうならないためにも他社の特許出願のウォッチング（つまり、先行特許調査）や業界動向・技術動向の把握等の日々の情報収集が、自社事業を守り、発展させるために必要になってきます。
なお、自社内の様々な技術について、「これまでとほとんど同じ」とか「従来技術と大差ないので大したことない」という理由だけで客観的な証拠なしに特許にならないと判断することは早計ということにもなります。本当に特許になり得ないのかについては、先行技術文献等の公知資料に照らし合わせて判断する必要があります。
ｂｙ 今 智司